El viernes 5 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Precedente de Observancia Obligatoria sobre “Acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca” aprobado en la Resolución N°0410-2020/TPI-INDECOPI, la finalidad del precedente es establecer la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de registros por falta de uso de marcas cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares en atención a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

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La base legal sobre la cancelación de marcas se encuentra señalada en la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” en su Capítulo V “De la Cancelación del Registro” artículos 165 al 170. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual “Indecopi” ha emitido a la fecha 03 precedentes de observancia obligatoria con relación a la “Cancelación de Registro por falta de uso de la marca”, es así como:

En el año 2005 se emitió el Primer Precedente aprobado por la Resolución N°1183-2005/TPI-INDECOPI mediante la cual se determinó criterios a tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Se logra determinar a qué se refiere la norma citada cuando hace referencia a cancelación parcial del registro, condiciones de uso de la marca, medios probatorios para acreditar el uso real y efectivo de la marca y el plazo que tiene el titular para acreditar el uso de la marca en el mercado.

Luego, en el año 2016 se emitió el Segundo Precedente aprobado por la Resolución N°2076-2016/TPI-INDECOPI mediante la cual se realiza una modificación al Precedente de Observancia Obligatoria establecido mediante Resolución N°2076-2016/TPI-INDECOPI referido a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Se establece el criterio que se debe tener en cuenta al determinar si corresponde mantener vigente el género de productos o servicios en el registro de la marca

Finalmente, en el año 2020 se emitió el Tercer Precedente aprobado por la Resolución N°0410-2020/TPI-INDECOPI mediante la cual se determinan los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de analizar los medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una marca cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares, siendo el titular quien tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende teniendo en cuenta que cada registro es independiente uno del otro, no siendo posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o mas marcas registradas con distinto certificado de registro.

Comentario a la Resolución N°0410-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el viernes 05 de febrero de 2021

La finalidad del presente comentario a titulo profesional es analizar y comentar los alcances del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por la Resolución N°0410-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el viernes 05 de febrero de 2021, referida a la Acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca. En el referido precedente de observancia obligatoria se logró determinan los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de analizar los medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una marca cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares, siendo el titular quien tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende teniendo en cuenta que cada registro es independiente uno del otro, no siendo posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas con distinto certificado de registro.

Sobre el caso que origina el Precedente de Observancia Obligatoria en la Resolución N°0410-2020/TPI-INDECOPI

La empresa NATURA COSMÉTICOS S/A solicita la cancelación de los registros por falta de uso de las marcas “GARDEN NATURA” y “GARDEN NATURA y logotipo” registradas en la Clase 3 de titularidad de la empresa DISTIEMSA S.A.C. La resolución que constituye precedente de observancia obligatoria recae en el Expediente N°780230-2019 en la cual se resuelva la acción de cancelación de la marca “GARDEN NATURA y logotipo”. En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos declara fundada la acción de cancelación debido a que los documentos probatorios presentados por la titular de la marca no acreditan el uso correcto de la marca. En ese sentido, la titular de la marca interpone recurso de apelación y como consecuencia la Sala Especializada en Propiedad Intelectual como segunda y última instancia administrativa decide confirmar la resolución de primera instancia, además de señalar que lo resuelto constituye precedente de observancia obligatoria debido a que determina los criterios para valorizar los medios probatorios que acrediten el uso de una marca y dejando claro que no es posible que un mismo medio probatorio sea utilizado para acreditar el uso de dos o más marcas. Por otro lado, la cancelación de la marca denominativa “GARDEN NATURA” se resolvió en el Expediente N°780229-2019, el titular pudo probar el uso de la marca únicamente para cremas en la Clase 3. La mención sobre este último expediente es importante toda vez que el titular de la marca presento los mismos medios probatorios, siendo denegados a ser evaluados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en este expediente debido a que dichos medios probatorios habían sido utilizados para acreditar el uso de una marca derivada.

Sobre los criterios al uso de marcas que tienen un elemento común “marcas derivadas”

El articulo 154 de la Decisión 486 señala que a través del registro de una marca ante la oficina competente el titular adquiere el derecho al uso exclusivo. Adicional a lo mencionado la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que “el titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos distintivos comunes, siempre y cuando presenten elementos adicionales que los diferencien entre sí”, conocidas como marcas derivadas, debe tenerse en cuenta que cada registro resulta independiente aun cuando tienen un elemento relevante en común, asimismo, el titular gozará de los derechos de exclusiva sobre cada registro y a la vez asume la carga de tener que demostrar el uso correcto ante algún proceso contencioso, como puede ser una acción de cancelación contra sus registros.

Las marcas derivadas cuentan con registros independientes y como señala la Sala Especializada en Propiedad Intelectual “cuando se solicite la cancelación por falta de uso, no solo será necesario que se demuestre el uso del elemento distintivo común, sino también el de los elementos adicionales que presentan, puesto que son estos elementos los que permiten diferenciarlas e hicieron posible su registro (caso contrario, se hubieran denegado por duplicidad)”. En consecuencia, cada registro de marca deberá ser acreditado con medios de pruebas en las cuales se aprecie la marca tal cual fue registrada, siendo aplicable para toda marca, incluyendo las derivadas, como ejemplo del caso la marca denominativa “GARDEN NATURA” y la marca mixta “GARDEN NATURA y logotipo” deberán ser utilizadas en el comercio conforme a su registro y su titular deberá de contar con medios probatorios que acrediten su uso conforme a su registro.

Sobre los criterios que se deben de tener en cuenta al momento de analizar los medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una marca cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares

Conforme al artículo 167 de la Decisión 486 es el titular de la marca es quien tiene la carga de la prueba del uso de su marca en el mercado, asimismo, podrá demostrar el uso a través de diversos documentos que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de productos identificados con su marca. El Precedente emitido por la Sala señala que “para efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios: a) El signo que el titular de la marca utiliza en el mercado debe ser idéntico o sustancialmente similar a la marca registrada, esto es, que las posibles diferencias que presenten estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, b) La Marca empleada debe identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca, y c) Los productos o servicios distinguidos por la marca deben haber sido puestos en el comercio o encontrarse disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo normalmente de su naturaleza”. En consecuencia, teniendo en cuenta lo determinado por la norma y lo señalado por la Sala, el titular de una marca deberá mostrar medios probatorios que acrediten que ha utilizado la marca en el comercio conforme la ha registrado sin que esta tenga variaciones o elementos que alteren su carácter distintivo.  

Sobre la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende teniendo en cuenta que cada registro es independiente uno del otro y la imposibilidad de que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas con distinto certificado de registro

Como se mencionó anteriormente, el titular de la marca es quien tiene la carga de la prueba para demostrar el uso de su marca en el comercio. Pero, que sucede cuando el titular tiene varias marcas registradas que se diferencian por algún elemento, es decir marcas derivadas, pues en este caso el titular debe probar el uso de las diferentes marcas que tiene registradas para lo cual tendrá que contar con los medios probatorios suficientes que acrediten el uso correcto de dichas marcas conforme a su registro. Adicionalmente, conforme al precedente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual a señalado que “no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o mas marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común”, asimismo, de presentarse las misma pruebas en varios expedientes de marcas derivadas será la autoridad quien determine a cual de las marcas derivadas corresponden los medios probatorios y habiéndose determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados para acreditar el uso de las demás marcas.

Valoración del Precedente de Observancia Obligatoria

La importancia del presente precedente consiste en que desarrolla conceptos importantes como la marca derivada, asimismo, aplica criterios para analizar los medios probatorios que acreditan el uso de una marca derivada, es decir cuando el titular tiene registrado a su favor diversas marcas que contienen un termino distintivo que contienen elementos adicionales que no alteran su carácter distintivo, asimismo, determina que el titular de una marca es quien tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas que tiene registrada a su favor. Además, este tercer precedente de observancia obligatoria complementa los anteriores precedentes armonizando su aplicación por la autoridad en casos similares. Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha dejado en claro que la marca denominativa difiere de la marca mixta si contiene elementos distintivos suficientes y aun cuando sean marcas derivadas, el titular deberá de acreditar su uso correcto en el comercio.