Mediante Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2020 (recaída en el Expediente N° 748139-2019/DSD), publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de junio de 2021, se emitió un Precedente de Observancia Obligatoria en materia de Propiedad Industrial (Derecho Marcario) sobre “Oposición andina: acreditación del interés real mediante un registro preexistente”.

En el presente Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual interpreta el artículo 147 de la Decisión 486 señalando que, el citado artículo se refiere al supuesto (para formular oposición) en el que el interés real (requisito) sea acreditado mediante una solicitud de registro; no obstante, es posible acreditar dicho interés (requisito) con un registro de marca ya otorgado en el país miembro donde se formule la oposición.

Comentario a la Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2020 (recaída en el Expediente N° 748139-2019/DSD)

La finalidad del presente comentario a título personal es analizar los alcances del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por la Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de junio de 2020, referida al criterio señalado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con relación a la acreditación del interés real en una Oposición Andina en base a un registro preexistente.

En el referido precedente de observancia obligatoria la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala:

(i) si la marca de la opositora registrada en uno de los Países Miembros ha sido solicitada o se encuentra registrada en el Perú queda plenamente acreditado su interés real en el mercado peruano, razón por la cual se debe considerar como válidamente presentada la oposición andina y (ii) la acreditación del interés real en una oposición andina será evaluada al momento de su interposición, es decir en la etapa en que la Autoridad examina su procedencia (…) siendo que no es posible exigir requisitos adicionales que no se encuentren establecidos en la norma.

Sobre el caso que origina el Precedente de Observancia Obligatoria en la Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2020

Con fecha 21 de marzo de 2019, la empresa prAna Living, LLC de Estado Unidos de América formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca PRANA YOGA STUDIO y logotipo para distinguir “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que solicitó una ciudadana peruana. La empresa prAna Living LLC formuló oposición andina en base a la Decisión 486 y como fundamentos manifestó (demostró) ser titular de la marca PRANA que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en los países de Colombia, Ecuador y Perú.

En ese sentido, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi emitió la Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2019, en la cual declaró fundada la oposición formulada por prAna Living, LLC. Contra la resolución mencionada la solicitante presento recurso de apelación señalando que la marca peruana PRANA con la cual el opositor pretende demostrar su interés real viene siendo materia de un procedimiento de cancelación por lo cual no se debe tener en cuenta.

Es así como, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con fecha 17 de junio de 2020 emite la Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI, en la cual resuelve si la resolución de primera instancia se emitió de acuerdo a Ley, además se pronuncia sobre la oposición andina. En consecuencia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual precisa que queda firme (confirma) la resolución de primera instancia (Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI) y establece que la resolución que emite (Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI) constituye Precedente de Observancia Obligatoria con relación al criterio que se debe de tener en cuenta cuando se tramita una oposición andina.

Sobre los requisitos para interponer oposición y la figura de la Oposición Andina conforme a la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

 

La Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” es la norma aplicable en el Perú con relación a temas relacionados a signos distintivos. Esta norma supranacional señala en sus artículos 146 al 150 lo referido a la oposición a solicitudes de registro de marcas. En este sentido, para la interposición de una oposición se debe de tener en cuenta lo que señalan los artículos 146 y 147 de dicha norma.

Empecemos con el artículo 146 de la citada norma que establece que:

dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de marca (…).

Podemos apreciar que el artículo citado hace referencia a los requisitos que se deben de tener en cuenta para presentar oposición, los cuales son que: (i) el plazo para la interposición de la oposición se computa al día siguiente de la publicación de la solicitud de registro de marca, (ii) el plazo con el que cuenta toda persona para interponer una oposición (acción para impedir el registro de una marca) es de 30 días, (iii) el opositor (puede ser persona natural o jurídica) debe contar con legitimo interés (condición para ser parte en el proceso, consistente en tener interés personal y acción tendente a proteger un derecho), (iv) la persona natural o jurídica podrá presentar una sola vez en dicho proceso oposición y (v) la oposición debe contener fundamentos de hecho y derecho que convenzan a la autoridad a denegar el registro de la marca solicitada.

Mientras que el artículo 147 de la misma norma señala que:

a efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos el opositor debe acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla (…).

El artículo anterior es conocido como lo referente a la figura de la Oposición Andina, debido a que señala que tiene legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) el titular de una marca idéntica o similar previamente registrada (e incluso solicitada) en uno de los países mencionados. Además, el opositor no solo invocará su legítimo interés en base a la marca, también deberá de solicitar el registro de dicha marca (en el país que se opone) para demostrar el interés real (que tiene como objetivo evitar el abuso del derecho de oposición y demostrar que presenta la oposición andina porque el mercado es de su interés).

Sobre lo establecido en el Precedente de Observancia Obligatoria

El Precedente de Observancia Obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y aprobado mediante Resolución N° 0458-2020/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2020, interpreta el artículo 147 de la Decisión 486 señalando que: el citado artículo se refiere al supuesto (para formular oposición) en el que el interés real (requisito) sea acreditado mediante una solicitud de registro; no obstante, es posible acreditar dicho interés (requisito) con un registro de marca ya otorgado en el país miembro donde se formule la oposición. Lo que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha indicado en el precedente emitido es que, si bien el artículo 147 señala que el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado donde interponga su oposición debiendo solicitar el registro de la marca al momento de interponerla, es posible también tomar en cuenta si el opositor ya cuenta con dicha marca registrada en el país donde interpone la oposición andina.

En ese sentido, si bien el opositor interpone la oposición andina (en Perú) en base a su marca registrada en otro país miembro (Ecuador, Colombia y/o Bolivia), no será necesario que solicite el registro de dicha marca para demostrar su interés real si ya la tiene registrada en el Perú. Además, la decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual nos muestra que el criterio señalado es conforme al Principio de Primacía de la Realidad en el Derecho de Propiedad Industrial, toda vez que este principio permite a la autoridad tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad y que aplicará al momento de analizar los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de las marcas, teniendo principalmente en consideración lo que realmente ocurre en el mercado.

Finalmente, cabe señalar que si es posible interponer oposición ordinaria (fundamentada en una marca anterior registrada o solicitud anterior, conforme al artículo 146 de la Decisión 486) y/o una oposición andina (en base a una marca anterior registrada o solicitada en uno de los países miembros, conforme al artículo 147 de la Decisión 486), como también se podrá interponer oposición en base a la Convención de Washington (conforme a su artículo 7) y/o una oposición en base al Convenio de Paris (conforme a su artículo 6septies), para lo cual el opositor deberá de cumplir con los requisitos que exige cada instrumento legal mencionado.

Valoración del Precedente de Observancia Obligatoria

 

La importancia del presente precedente consiste en que deja establecido que toda persona (natural o jurídica) que presente una oposición andina en Perú, podrá acreditar su interés real ya sea con la presentación de una solicitud de registro de marca conforme se encuentra expreso en el artículo 147 de la Decisión 486, o podrá acreditar su interés real si ya cuenta con la marca registrada antes de interponer la oposición andina, en ambos casos el opositor deberá de cumplir con los demás requisitos que señala la Decisión 486.

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Ivan V. Altamirano. Socio director del estudio ALTAMIRANO GARCÍA Abogados, una boutique en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia.