Un emprendedor peruano registró su marca ante el Indecopi, sin imaginar el pleito legal que afrontaría contra la multinacional Nike. Su marca exhibía el signo «dos anzuelos dispuestos de forma paralela».

Al cabo de un tiempo, el emprendedor celebró un contrato de «licencia de uso de signos distintivos» con una empresa, para vender prendas de vestir con su signo estampado, es decir, cedió su creación para estampar prendas de vestir. La empresa contratista vendía calcetines con el signo de su marca.

Nike solicita la cancelación de la marca

Luego de 5 años de prosperidad, Nike solicitó la cancelación de la marca del emprendedor por falta de uso. El Indecopi declaró fundada en parte la cancelación: mantuvo el registro de la marca del emprendedor solo para distinguir prendas de vestir, no para calzado ni sombrería.

Dicho de otra manera, el emprendedor peruano sí podía estampar su marca en calcetines deportivos, polos, pantalones, camisas, entre otras prendas de vestir, pero no en zapatillas, sandalias, sombreros, gorras, etc. (calzado y sombrería).

Nike interpuso una demanda ante el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo (primera instancia). Alegó que los calcetines deportivos que vendía la empresa poseían una «variación sustancial de la marca registrada». Dicho de otra manera, el signo de anzuelos estampado en los calcetines no tenía las mismas características que el signo registrado por el emprendedor, eran diferentes.

El signo estampado en los calcetines era zigzagueante, los hilos gruesos del bordado no reproducían con exactitud la figura, la imagen no era nítida. Al unirse, los hilos en curvas formaban una figura similar al logotipo de Nike.

El juzgado declaró fundada en parte de la demanda: ordenó al Indecopi que emitiera una nueva resolución que permita usar la marca del emprendedor únicamente en calcetines, no en las otras prendas de vestir (polos, pantalones, camisas, etc.).

¿Cuáles fueron los argumentos del juzgado? El emprendedor solo había usado su marca en la fabricación y venta de calcetines, no en otras prendas de vestir adscritos a la Clase 25 (licencia de registro). Es decir, solo se distinguió en ese producto (calcetines), no en otras «prendas de vestir»: polos, pantalones, camisas, etc.

Nike no quedó conforme con la sentencia del juzgado y apeló ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo (sala superior). Nike buscaba que la marca del emprendedor no se utilice en ningún producto, ni siquiera en calcetines.

Segunda instancia: análisis de la sala superior (caso Nike)

Los principales cuestionamientos de Nike fueron los siguientes:

• Las variaciones que presenta el signo «dos anzuelos dispuestos en forma paralela» estampado en las calcetines afecta la distintividad de Nike, pues los dos anzuelos se asemejan a la forma de su signo (parecido a un check).

• Los calcetines no son «prendas de vestir». El emprendedor peruano obtuvo licencia para usar su marca solo en prendas de vestir. La empresa no debe vender calcetines estampados con la marca del emprendedor, porque los calcetines no son prendas de vestir.

Nike: El signo de los dos anzuelos se asemeja a mi logotipo

Nike alegó que la marca registrada por el compatriota -al ser estampada en los calcetines- era muy similar a su signo (forma parecida a un check), lo que afectaba la notoriedad de su marca (marca notoriamente reconocida).

La sala indicó que el numeral 5 de la Interpretación Prejudicial 174-IP-2019 establece tres aspectos para determinar cuándo una marca está siendo usada de manera diferente a como fue registrada.

• Una marca está siendo usada de manera diferente a como fue registrada cuando su signo mixto usado en el mercado no mantiene los elementos esenciales de la marca registrada.
• Una marca está siendo usada de manera diferente a como fue registrada cuando las modificaciones en su signo debilitan su capacidad de distinguirse en el mercado.
• Sí se hace uso de la marca registrada cuando las modificaciones en su signo no afectan la identificación de sus productos en el mercado.

La sala también citó los puntos 5.5, 5.6 y 5.7 de la mencionada interpretación.

• Punto 5.5: El signo marcario será protegido según la forma como fue registrado. La marca debe usarse tal como fue registrada o con variaciones no sustanciales. En el caso, el signo de los dos anzuelos -estampado en las calcetines- debía ser idéntico al signo que registró el emprendedor o poseer variaciones mínimas.
• Punto 5.6: La normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a como fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse su protección, siempre que sea diferente en detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Sin embargo, si la marca tiene modificaciones evidentes a comparación de la forma como se registró, sí podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse su protección.
• Punto 5.7: Se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca figurativa en conjunto.

En los puntos 6.3 y 6.4 de la interpretación judicial se formula la pregunta: ¿Cómo distinguir dos signos cuando entre la marca registrada (la marca del emprendedor peruano) y la marca notoria (Nike) existen similitudes en el producto físico que los identifica en el mercado (calcetines)?

Para responder la interrogante, se analizaron tres elementos en los signos involucrados (Nike vs. la marca del emprendedor):

– El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

– El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

– Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte componente del gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

La sala determinó que el trazado del signo «dos anzuelos dispuestos de forma paralela» en los calcetines era borroso porque su tejido era poco tupido, pero el producto era entregado con etiqueta y comprobante de pago que sí presentaban el signo legible, por lo tanto, los clientes podían identificar y distinguir a la empresa en el mercado.

La sala exhibió fotografías del producto peruano envuelto en plástico junto a una etiqueta de cartón y la boleta de venta. Los calcetines del emprendedor peruano costaron 3 soles con 30 céntimos el par (precio por docena), un costo muy inferior a los exclusivos productos de la marca Nike.

Finalmente, resolvió que el trazado zigzagueante del signo de dos anzuelos estampado en los calcetines no alteraba el signo distintivo de la marca registrada por el emprendedor peruano. Por lo tanto, desestimó la demanda de Nike.

La sala también analizó si la marca del emprendedor se asemejaba al signo de Nike (apariencia de un check), que es considerada una marca notoriamente reconocida. La marca del emprendedor peruano no era idéntica a los signos de Nike, por ende, no la afectaban.

Finalmente, la sala determinó que el signo «dos anzuelos dispuestos de forma paralela» era diferente al signo de Nike, por dos razones:

• En el signo de los anzuelos, la terminación está separada, y en el signo de Nike está unida.
• Las posiciones de ambos signos son diferentes.

Nike: «Los calcetines no son prendas de vestir»

Nike indicó que el emprendedor peruano obtuvo licencia para usar su marca solo en prendas de vestir. La empresa no debe vender calcetines estampados con la marca del emprendedor, porque los calcetines no son prendas de vestir, agregó.

La sala resolvió que los calcetines sí son prendas de vestir, de acuerdo al criterio de «complementariedad» establecido en el punto 6.2 de la Interpretación Prejudicial 174-IP-2019.

La complementariedad entre sí de los productos o servicios: Existe conexión cuando el consumo de un producto (calcetines) genera la necesidad de consumir otro producto complementario (otra prenda de vestir). Por ejemplo, la pasta dental es complementaria con el cepillo dental.

Los calcetines deportivos son complementarios al short, camiseta, buzo, etc., porque complementan a cualquier uniforme deportivo. Por lo tanto, los calcetines sí califican como prendas de vestir. El argumento de Nike fue rechazado.

La sala le dio la razón al emprendedor: sí puedes usar tu marca en calcetines deportivos y otras prendas de vestir (aunque no las vendas). La sentencia de primera instancia fue revocada.

La multimillonaria empresa Nike no se rindió y presentó un recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, con el objetivo de anular la sentencia de la sala superior y por fin cancelar la marca del emprendedor peruano.

Corte Suprema: recurso de casación de Nike

Nike presentó un recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por dos motivos:

• Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.
• Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado

Nike alegó que la sala superior no había motivado de manera correcta su sentencia, por lo tanto, había infringido los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política sobre el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales.

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

3. La observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional.

(…)

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

Los jueces supremos resolvieron que la sala superior sí motivó la resolución contra Nike. Además, el documento fue desarrollado de manera lógica y reprodujo el marco normativo sobre el asunto de controversia (cancelación de la marca del emprendedor).

Los jueces de segunda instancia motivaron de forma correcta su decisión, indicaron desde la Corte Suprema de Justicia, al desarrollar los siguiente puntos:

• Uso de la marca mediante contrato de licencia, boleta y facturas de venta, etiquetas de los calcetines.
• Intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad del producto de acuerdo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
• Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

El artículo 165 indica que serán canceladas las marcas que no fueron utilizadas durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación. El artículo 166 establece: una marca se encuentra en uso cuando se venden los productos o servicios que distingue en el mercado.

El artículo 167 precisa que el titular de la marca es el encargado de demostrar que usó su marca, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría.

Los jueces supremos validaron que en el mercado se vendían calcetines con la marca del emprendedor (artículo 166), quien logró acreditar el uso de su marca con boletas de venta (artículo 167). Incluso una boletas fue exhibida en la sentencia de la sala superior, mediante una fotografía.

También se probó que el emprendedor usó su marca durante los tres años anteriores al intento de cancelación de Nike (artículo 165), por lo tanto, el registro de su marca no debía ser cancelada.

Así, los jueces supremos sentenciaron que no se infringieron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consecuencia, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Nike. Ganó el emprendedor y su marca estampada en calcetines de 3 soles con 30 céntimos el par.

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