Indecopi desarrolla criterios para uso de marca sin consentimiento del titular (caso Honda)Laley.pe accedió a la Resolución 0833-2023/TPI-INDECOPI.
El Indecopi desarrolló los criterios que permiten usar marcas registradas sin consentimiento del titular, de acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que contiene normas obligatorias sobre la protección de la propiedad industrial. Laley.pe tuvo acceso la Resolución 0833-2023/TPI-INDECOPI.
En concreto, cualquier persona puede utilizar una marca registrada sin consentimiento del titular cuando se realicen actos de buena fe, no se realicen acciones a título de la marca y no se confunda al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
Decisión 486
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)
Honda denunció a un taller de reparación de carros por utilizar sus marcas registradas -sin su autorización- en publicaciones, avisos publicitarios en redes sociales y página web, así como en las paredes y la fachada de su local.
En concreto, denunció al taller por infracción de los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena.
El taller denunciado reparaba vehículos Honda. Honda alegó que el público podía confundir la procedencia de los servicios y creer que el taller funcionaba como uno de sus concesionarios.
Solicitó que se dictara una medida cautelar para que el taller dejara de usar sus marcas registradas y fuera sancionado. Para justificar su pedido, adjuntó una foto de la fachada del local donde se usaban sus marcas.
La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos denegó la medida cautelar solicitada por Honda. Consideró que la foto de la fachada del local no era prueba suficiente para concluir que el taller no podía utilizar las marcas sin consentimiento.
Honda apeló. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso, es decir, confirmó la resolución de primera instancia. Días después, inspectores del Indecopi acudieron al taller de reparación de autos para verificarlo.
Los inspectores constataron que la fachada del taller exponía el logotipo de Honda con la inscripción «servicio especializado».
Además, advirtieron que en el interior del local se había pintado el logotipo de Honda en las paredes y se colocó un letrero que advertía «no somos un concesionario, somos un taller especializado en autos y camionetas Honda».
El taller se defendió:
La Comisión de Signos Distintivos identificó que el taller advertía en su publicidad y en un letrero de su local que no era un concesionario de Honda, sino un taller especializado. El taller no usó los signos de Honda a título de marca y ese es un requisito indispensable para que exista infracción a los derechos de propiedad intelectual, concluyó.
Honda no presentó pruebas de que sus marcas eran prestigiosas y estaban posicionadas en el mercado y en la mente de los consumidores. Por lo tanto, no es factible denunciar por supuestos actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida en la reputación ajena, resolvió la comisión.
Así, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra el taller de reparación de carros. También declaró improcedente la denuncia por competencia desleal y el pedido de sanción. Honda apeló la resolución de primera instancia.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debía definir si el taller de reparación de carros podía utilizar las marcas de Honda sin autorización.
La sala resolvió que el uso de las marcas registradas de Honda no podía confundir a los consumidores sobre los servicios que ofrecía el taller, pues un letrero informaba que no era un concesionario.
El local expone el logotipo de Honda en su fachada, pero con la inscripción «servicio especializado» y el nombre comercial del taller, por lo tanto, no se genera la impresión de que los servicios de mantenimiento y reparación tienen un origen empresarial diferente, determinó la sala.
En consecuencia, el uso de la marca de Honda se realizó de buena fe, a título informativo y no indujo a confusión al público consumidor. Es decir, se cumplió con los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 157 de la Decisión 486: el taller podía utilizar las marcas registradas sin autorización. Se declaró infundado el recurso de apelación.
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