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Indecopi desarrolla criterios para uso de marca sin consentimiento del titular (caso Honda)

Indecopi desarrolla criterios para uso de marca sin consentimiento del titular (caso Honda)

Laley.pe accedió a la Resolución 0833-2023/TPI-INDECOPI.

Por Marcos Cancho Peña

jueves 7 de diciembre 2023

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El Indecopi desarrolló los criterios que permiten usar marcas registradas sin consentimiento del titular, de acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que contiene normas obligatorias sobre la protección de la propiedad industrial. Laley.pe tuvo acceso la Resolución 0833-2023/TPI-INDECOPI.

En concreto, cualquier persona puede utilizar una marca registrada sin consentimiento del titular cuando se realicen actos de buena fe, no se realicen acciones a título de la marca y no se confunda al público sobre la procedencia de los productos o servicios.

Decisión 486
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

Los hechos: Honda denuncia a taller de reparación de carros por utilizar su marca

Honda denunció a un taller de reparación de carros por utilizar sus marcas registradas -sin su autorización- en publicaciones, avisos publicitarios en redes sociales y página web, así como en las paredes y la fachada de su local.

En concreto, denunció al taller por infracción de los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena.

Marcas registradas por Honda en caso Honda vs. taller
El taller de reparación de carros utilizó tres marcas registradas por Honda.

El taller denunciado reparaba vehículos Honda. Honda alegó que el público podía confundir la procedencia de los servicios y creer que el taller funcionaba como uno de sus concesionarios.

Solicitó que se dictara una medida cautelar para que el taller dejara de usar sus marcas registradas y fuera sancionado. Para justificar su pedido, adjuntó una foto de la fachada del local donde se usaban sus marcas.

honda vs. taller de carros
Fachada del taller de reparación de carros Honda.

Rechazan la medida cautelar (Caso Honda)

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos denegó la medida cautelar solicitada por Honda. Consideró que la foto de la fachada del local no era prueba suficiente para concluir que el taller no podía utilizar las marcas sin consentimiento.

Honda apeló. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso, es decir, confirmó la resolución de primera instancia. Días después, inspectores del Indecopi acudieron al taller de reparación de autos para verificarlo.

Los inspectores constataron que la fachada del taller exponía el logotipo de Honda con la inscripción «servicio especializado».

Además, advirtieron que en el interior del local se había pintado el logotipo de Honda en las paredes y se colocó un letrero que advertía «no somos un concesionario, somos un taller especializado en autos y camionetas Honda».

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En el interior del taller se había pintado el logotipo de Honda en las paredes.
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Letrero del taller de reparación de carros Honda.

El taller se defendió:

  • En el 2001, suscribí un acuerdo de conciliación en el cual se acordó que sí podía utilizar la palabra «Honda», pero con un diseño distinto al registrado. Me comprometí a pagar S/800 y colocar un letrero que informara que el taller no es un concesionario.
  • Mi publicidad tiene fines informativos sobre los servicios de mantenimiento y reparación que ofrezco.
  • Ofrezco servicios especializados de la marca Honda. Mis servicios están orientados a carros con la garantía vencida.
  • No existen argumentos válidos que demuestren que realicé los actos de mala fe.

Primera instancia: infundada la denuncia

La Comisión de Signos Distintivos identificó que el taller advertía en su publicidad y en un letrero de su local que no era un concesionario de Honda, sino un taller especializado. El taller no usó los signos de Honda a título de marca y ese es un requisito indispensable para que exista infracción a los derechos de propiedad intelectual, concluyó.

Honda no presentó pruebas de que sus marcas eran prestigiosas y estaban posicionadas en el mercado y en la mente de los consumidores. Por lo tanto, no es factible denunciar por supuestos actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida en la reputación ajena, resolvió la comisión.

Así, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra el taller de reparación de carros. También declaró improcedente la denuncia por competencia desleal y el pedido de sanción. Honda apeló la resolución de primera instancia.

Segunda instancia: infundada la denuncia

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debía definir si el taller de reparación de carros podía utilizar las marcas de Honda sin autorización.

  • Si el taller usa las marcas registradas de buena fe, no necesita autorización.
  • Si el taller usa las marcas registradas con fines informativos, no necesita autorización.
  • Si el uso de la marca no puede confundir al público sobre el origen empresarial de los servicios, el taller no necesita autorización.

La sala resolvió que el uso de las marcas registradas de Honda no podía confundir a los consumidores sobre los servicios que ofrecía el taller, pues un letrero informaba que no era un concesionario.

El local expone el logotipo de Honda en su fachada, pero con la inscripción «servicio especializado» y el nombre comercial del taller, por lo tanto, no se genera la impresión de que los servicios de mantenimiento y reparación tienen un origen empresarial diferente, determinó la sala.

En consecuencia, el uso de la marca de Honda se realizó de buena fe, a título informativo y no indujo a confusión al público consumidor. Es decir, se cumplió con los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 157 de la Decisión 486: el taller podía utilizar las marcas registradas sin autorización. Se declaró infundado el recurso de apelación.

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