Sabemos que las marcas son los signos distintivos por excelencia y que sirven para identificar productos y/o servicios en el mercado, otorgando derechos de exclusividad y de exclusión derivados del registro. La Decisión Andina 486 señala en el artículo 134 que “pueden registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Esto significa que en la medida en que el signo pueda plasmarse de manera clara, objetiva, precisa y completa puede acceder a la tutela jurídica ofrecida por el Registro de Marcas.

Adicionalmente, en aplicación del principio de especialidad, debe de ajustarse a alguna de las clases que distinguen productos o servicios establecidos en la Nomenclatura de Niza. Así, por ejemplo, los logotipos de Nike o Under Armour tienen una representación gráfica particular que identifica los productos de cada una de estas marcas notorias, aún cuando pertenecen a la misma clase. Sin embargo, en la mente del consumidor queda bastante claro quién es quién, y qué productos ofrece cada una de ellas. Esta asociación mental en cuanto al origen empresarial es una expresión del efecto distintivo de cada una de estas marcas

Más complejidad presenta el registro de un color como marca y peor aún la prueba de su efecto distintivo. En el caso Libertel (C-104/01) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se pronunció en el sentido de, para que un color por sí solo pueda constituir una marca debe satisfacer tres requisites, “en primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”. En este caso se solicitaba el registro del color naranja para identificar una marca de servicios, por lo cual, el TJCE señaló que  “no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo. Normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, puede constituir un signo. Ello depende del contexto en que se utilice el color”.

El requisito de la representación gráfica, conforme lo establece el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE exige que “el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud”.  Así, la decisión citada se señala que la designación de un color por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido constituye una representación gráfica, como por ejemplo, Pantone®, RAL y Focoltone®.

En este contexto, Louboutin, el célebre “chausseur” francés, creador de los stilettos con suela de color rojo, tuvo a bien inscribir como marca semi-figurativa dicha suela o “semelle” con el código Pantone 18-1663TP. Sin embargo, a pesar que en razón de la inscripción quedaría autorizado a utilizar esa tonalidad de color “rojo” de forma exclusiva, ha tenido que enfrentar procesos contra Yves Saint Laurent y Zara France para intentar defender su registro de marca. Es así que en mayo de 2012, el Tribunal de Casación francés, en un proceso que enfrentaba a Louboutin y Zara France confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones de París quien señaló que ni la forma, ni el color del signo habían sido determinados con suficiente claridad, precisión y exactitud de modo a conferir “un carácter distintivo”.

Los jueces consideraron que la descripción contenida en la solicitud de registro no permitía una inmediata identificación de la forma o figura con la representación de una suela de zapato. Y, que por otro lado, el color no se encontraba suficientemente definido en la solicitud de registro. Para los jueces franceses la suela de zapato de color rojo de Louboutin, no cumple con los requisitos de representación gráfica ni del carácter distintivo requerido para ser considerada como marca. En razón de ello se pronunciaron por la nulidad del registro.

Asimismo, por el lado de la competencia desleal, los jueces franceses se mostraron más severos. Si bien reconocieron el hecho que los consumidores por el uso y reconocimiento de la marca de zapatos de lujo asocian la suela roja a Louboutin, esto no es más que un concepto o idea de comercialización y es por lo tanto, de libre uso por no estar sujetas a tutela jurídica en cuanto tales; por lo tanto, Zara France no cometía un acto de competencia desleal al vender zapatos con suelas de color rojo pues la imitación no es sancionable.

El 5 de septiembre de 2012, el Tribunal de Apelaciones de New York, emitió su decisión en el proceso que enfrentaba a Christian Louboutin contra Yves Saint Laurent. Los jueces se han pronunciado por la “protección de la marca de zapatos de un color contrastante con la suela de color rojo” reconociendo la validez de una marca de color para un accesorio de moda. Pero, en la misma decisión, los jueces han autorizado a Yves Saint Laurent a comercializar zapatos de tonos monócromos con suelas de color rojo. Una decisión fair-play de los jueces norteamericanos, pues admiten la validez de una marca de color pero al mismo tiempo, no le reconocen la exclusividad en su uso al titular. Y, es que para los jueces norteamericanos, el color per se no puede ser constitutivo de una marca “en la industria de la moda”.

Nuestro derecho marcario no es ajeno a la posibilidad de registrar un color o una combinación de colores como marca, a condición que se encuentre “delimitado por una forma”(art. 134, e) Decisión Andina 486) y sea susceptible de representación gráfica. Sin embargo, lo más importante es el efecto distintivo o distintividad que pueda otorgar el color o combinación de colores a la forma o figura a la cual se adhiere. En nuestro medio, una conocida marca de zapatos solicitó la inscripción en el registro de una marca de producto tridimensional constituida por el diseño de un zapato con una suela bicolor (básicamente formada por rayas verticales de color blanco y negro) en la Clase 25 de la Nomenclatura Internacional. La Resolución Nº003122-2014/DSD (Dirección de signos Distintivos del Indecopi) denegó el registro por considerar, de un lado, que la forma tridimensional del calzado analizado no presentaba “elemento alguno que permita que los consumidores asocien la misma con un origen empresarial determinado”; y por otro lado, el diseño de la suela bicolor (líneas verticales) no dota de “distintividad al signo solicitado, toda vez que constituye una mera aplicación de carácter ornamental que no presenta a su vez características propias suficientemente especiales para que al ser apreciadas por el publico consumidor, genere en su mente la referencia a un origen empresarial determinado”.

Sin embargo,  ¿acaso el análisis de registrabilidad no debe ser global y abarcar el signo en su conjunto? ¿acaso el carácter distintivo o distintividad de una marca no debe apreciarse en razón de todos los elementos que la constituyen? En este caso, el elemento distintivo de la forma tridimensional era la suela bicolor. Aún cuando no puede negársele también un carácter “ornamental” a dicho elemento, en la mente de los consumidores de zapatos, sí es posible asociar dicha suela a un origen empresarial reconocido en nuestro medio. 

A diferencia de lo ocurrido con la suela roja de Louboutin constituida por un tono monocromático (rojo), en el caso peruano, la suela conformada por líneas verticales de dos colores, tiene más fuerza distintiva que un solo color. Más aún si en el mercado del calzado peruano no existe ningún otro fabricante que intente diferenciar sus zapatos con una suela idéntica o similar. ¿No hubiera sido interesante consultar la opinión de los consumidores para probar esa asociación mental entre la empresa y la marca tridimensional solicitada? Y en todo caso, ¿por qué no se siguió el razonamiento de los jueces norteamericanos? ¿No hubiera sido razonable otorgar el registro y permitirle, así a la empresa reforzar la identidad de su marca? A veces adoptar decisiones extranjeras estableciendo parámetros de identidad en los casos sometidos a análisis, donde realmente no existe, porque el objeto que se pretende tutelar reviste características propias y distintas de los que han sido materia de juicio, puede resultar peligroso.

(*) Olga Alcántara Francia es abogada. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Científicas (IDIC) de la Universidad de Lima. Máster en Derecho Empresarial (U de Lima), DEA en Derecho Civil (Universidad Carlos III de Madrid), Máster en Droit Européen (Universidad Católica de Lovaina), Doctoranda por la Universidad Carlos III de Madrid.