La famosa compañía Playboy denunció al ciudadano peruano José Luis Mendoza Valverde por importar 540 pares de zapatillas identificadas con su marca. Las zapatillas fueron importadas desde China y ostentaban en el extremo lateral la imagen del conejo de Playboy, una imagen que el Indecopi examina a lo largo del proceso. 

Al presentar su denuncia, la empresa de entretenimiento para adultos adjuntó fotografías y un documento que acreditó que el empresario peruano importó aquellos calzados.

En el documento al que tuvo acceso Laley.pe, se explica que la empresa Playboy sostuvo que el importador conocía de la fama y prestigio de la marca, por lo que decidió explotar de manera ilegítima productos de dudosa procedencia. Es importante mencionar que los derechos de propiedad industrial son atribuciones exclusivas que a menudo se registran para que un titular proteja sus inversiones, tales como el desarrollo de productos, una marca o un diseño.

Tras la denuncia, el Indecopi envió a personal especializado al almacén central del importador ubicado en el Callao. Al llegar al lugar, los inspectores verificaron in situ los hechos denunciados. Cuando se produjo la diligencia, el importador dijo estar arrepentido de haber adquirido los productos: desconocía que la figura del conejo era una marca registrada, sostuvo un tanto mortificado. En la resolución se lee lo siguiente:

(…) Señaló que acepta los hechos imputados en su contra y que se encuentra arrepentido, que es la primera y única vez que se ve involucrado en un hecho como el que es materia de denuncia, que desconocía que la figura de conejo era una marca registrada. 

 

¿Cómo se resolvió en primera instancia?

En primera instancia, la Comisión señaló que la responsabilidad administrativa del importador fue objetiva, es decir, los hechos fueron claros y no ameritaban mayor discusión. En otros términos: el arrepentimiento que dijo sentir el importador no tendrían lugar en el análisis. En el documento lo explican de la siguiente manera: “aspectos como la ausencia de intencionalidad o mala fe, carecen de relevancia para la configuración del tipo administrativo sancionador”. Esto en atención al arrepentimiento que dijo haber sentido el denunciado. 

Al examinar los signos de la marca Playboy, es decir, la figura alegórica del conejo con corbatín, el Indecopi alegó que resultaban semejantes, además, el signo se exhibió sobre una imitación del calzado, por lo que el importador infringió el artículo 155 de la Decisión 486 que regula derechos de propiedad industrial.

El artículo 155 literal d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Líneas más abajo, el Indecopi se pronunció sobre el supuesto prestigio que la multinacional dijo tener en nuestro país. Llama la atención que la entidad administrativa niegue que PlayBoy goce de prestigio en el mercado y concluya que el conejo con corbatín no se encuentre posicionado en nuestro país: 

Respecto a los actos de Competencia Desleal materia de denuncia

– La denunciante no ha presentado pruebas destinadas a demostrar que, a la fecha de la denuncia, su marca poseía un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraba posicionada en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondiente, por lo que la denuncia resulta improcedente en el presente extremo.

Así las cosas, el importador fue sancionado en primera instancia con una multa ascendente a 30.5 UIT, es decir, más de 150 mil soles. También le prohibieron comercializar productos similares, decomisaron toda la mercadería ilegal y dispusieron que asuma las costas y los costos, es decir, los gastos procesales.

¿Qué pasó en segunda instancia?

El importador denunciado interpuso un recurso de apelación y dijo haber adquirido los productos desde un catálogo virtual, además sostuvo no haber enviado a confeccionar o ensamblar ninguna de las zapatillas, pues únicamente cumplió las funciones de importador y escogió un modelo que estaba en venta, es decir, las adquirió de buena fe.

También dijo que por primera vez realizó una compra por internet y que la responsabilidad la tuvo la proveedora china Wangdu Country Qian Son Trade Co. Ltd, es decir, sindicó a la empresa oriental como la verdadera responsable por haberle comercializado las zapatillas fraudulentas. También dijo que el Indecopi debería solicitar los permisos y autorizaciones a la proveedora china para cotejar su licencia de venta.

Por su lado, la empresa Playboy se limitó a sostener que la multa impuesta en primera instancia fue justa y debiera ser confirmada ante los vocales de segunda instancia.

¿Cómo se resolvió el caso en segunda instancia?

Al resolver, los vocales de segunda instancia delimitaron su pronunciamiento: que se trata de un caso sobre importación de productos, pero no de comercialización, es decir, en ese sentido desarrollaremos nuestros argumentos, se colige de la resolución definitiva. 

En esa línea, aclararon que solamente examinarían si el denunciado importó o no los calzados, al margen de las intenciones que haya tenido de vulnerar o no algún derecho, es decir, para determinar si hubo responsabilidad administrativa únicamente sería necesario constatar si se realizó o no alguna coducta tipificada como infractora:

Artículo 97.- Actos de infracción.

Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional. La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

Ante el argumento del denunciado sobre la solicitud que Indecopi debiera cursarle un oficio a la empresa china para solicitarle permisos y licencias, los vocales fueron enfáticos y recordaron que la carga de la prueba le corresponde al denunciado y no a la entidad, es decir, es el quien debería acreditar que la adquisición de los productos materia de cuestionamiento provienen de una fuente lícita.

Líneas más abajo, el Indecopi explica la diferencia entre costos y costas, debido a la solicitud de Playboy, quienes al formular su denuncia pidieron de manera expresa que la parte vencida, es decir, el importador, pague los montos económicos destinados durante el proceso.

Este pedido fue examinado por los vocales, quienes indicaron que los costos del proceso están constituidos por los honorarios del abogado de alguna de las partes del procedimiento, mientras que las costas están constituidas por las tasas y los demás gastos realizados en el marco de la tramitación del procedimiento. Estos gastos le fueron atribuídos al importados, pues se lo halló responsable por vulnerar los derechos de propiedad industrial de Playboy. 

El importador reconoció la infracción desde un primer momento

Esto es un dato clave en la resolución, pues aunque no consideraron las buena fe que dijo haber tenido el importador denunciado al adquirir los productos, los vocales del Indecopi valoraron que el importador haya reconocido su responsabilidad desde la visita de los inspectores a su almacen, en cuya diligencia se allanó a la denuncia. Esta decisión permitió que se invoque el artículo 257 literal a, inciso 2 de la Ley 27444, que contempla la reducción de la sanción impuestas hasta un monto no menos de la mitad de su importe.

Artículo 257 literal a), inciso 2 del TUO de la Ley 27444

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

 

En la resolución, los vocales explicaron al reconocer los hechos imputados, quienes resolvieron en primera instancia debieron reducir la multa en un 50%, pero tan solo la redujeron en un 10%. Esto claramente determina que la resolución emitida en primera instancia se encuentre incursa en una causal de nulidad, señalaron los vocales.

Acto seguido, declararon la nulidad de la resolución de primera instancia únicamente en el extremo sobre la sanción impuesta. La apelación del importador fue declarada infundada, es decir, se confirmó su responsabilidad administrativa ante el Indecopi, pero no la sanción que deberá volver a calcularse.

¿Qué son los derechos de propiedad industrial? 

Es importante ser enfáticos en lo siguiente: los derechos de propiedad industrial son atribuciones exclusivas que a menudo se registran para que un titular proteja sus inversiones, tales como el desarrollo de productos, una marca o un diseño. En este caso se examinaron los derechos de propiedad industrual en torno a la multinacional Playboy.