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McDonald’s desafía a peruano ante el Indecopi: ¿Quién tiene derecho a usar «Mc» en su marca?

McDonald’s desafía a peruano ante el Indecopi: ¿Quién tiene derecho a usar «Mc» en su marca?

McDonald’s se opuso al registro de la marca del emprendedor peruano ante el Indecopi. El signo del emprendedor incluía el MC. La resolución tuvo dos votos en discordia. Indecopi rechazó el registro de la marca del peruano: ¿realmente MC es un elemento exclusivo de McDonald’s? Laley.pe tuvo acceso a esta polémica resolución. Aquí te contamos los detalles de esta caso judicial.

Por Marcos Cancho Peña

viernes 10 de noviembre 2023

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Un emprendedor peruano solicitó el registro de la marca «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y logotipo, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, pertenecientes a la clase 43 de la nomenclatura oficial.

mc donalds y mc hotel.laley .pe

Sin embargo, McDonald’s se opuso al registro de la marca del emprendedor peruano. La franquicia de comida rápida alegó que el signo solicitado por el emprendedor incluía una transcripción parcial de su marca notoriamente conocida: «McHotel» tenía el «Mc» de «McDonald’s».

McDonald’s aclaró que el prefijo «Mc» era el distintivo principal y característico de sus marcas registradas y que en el Perú tenía la titularidad de varias marcas que incluían el prefijo para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal (mismos servicios que la marca del emprendedor): McAhorro, McCafe, McBurguer, McCoffee, McCombo, etc.

McDonald’s también sostuvo que el público podría asociar «McHotel» con «McDonald’s» y que el emprendedor podría aprovechar injustamente el registro de su marca.

El emprendedor se defendió: otras marcas, también registradas en clase 43, incluyen el término «Mc»: McLaren’s, McCarthy’s Irish Pub Restaurant, MC Mercado Cambaleche, etc. El término «Mc» no es distintivo ni exclusivo de McDonald’s, porque existen otras marcas que incluyen ese término y coexisten pacíficamente en el mercado.

El emprendedor también dijo que el signo que buscaba registrar incluía su nombre: McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe, porque era una persona muy conocida en su localidad. Aseguró que su nombre permitía que su marca se diferenciara de otras que también tenían el prefijo «Mc».

McDonald's en Indecopi contra peruano hamburguesas

McDonald’s vs. peruano: primera instancia

El Indecopi registró el signo del compatriota, pero identificó que entre los servicios de McDonald’s y el signo que pretendía registrar, sí existían vinculación por los servicios ofertados.

¿Por qué? Los hoteles también suelen comercializar comida y bebidas al público. McDonald’s también ofrece alimentos y bebidas.

El Indecopi evaluó el signo «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y lo comparó con McDonald’s: ambos signos son diferentes, resolvió. No existía riesgo de confusión en el público.

El Indecopi declaró infundada la oposición de McDonald’s y otorgó el registro del signo solicitado por el emprendedor peruano. McDonald’s apeló la resolución ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Segunda instancia (caso McDonald’s)

McDonald’s reconoció que otras marcas registradas poseían el término «Mc/Mac»: McLaren’s, Macartur, MC Mercado Cambaleche, etc. Sin embargo, dijo que esas marcas sí tenían elementos que las distinguían en el mercado, pero la marca que solicitaba registrar el emprendedor peruano, no.

McDonald’s también aseguró que el «Mc» era lo que más resaltaba de su marca «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe». Por lo tanto, el público podía entender que McDonald’s y la marca del emprendedor estaban asociadas.

El emprendedor insistió: mi nombre está incluido en el signo solicitado, lo que indica que los hoteles me pertenecen. No hay forma de que el público crea que los hoteles y McDonald’s están asociados.

¿Cómo analizó el caso McDonald’s?

La sala analizó los argumentos de McDonald’s:

  • «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y su logotipo son confundibles con McDonald’s.
  • «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» aprovechará injustamente el prestigio de McDonald’s (prohibición de registro en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486).

1. «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y su logotipo son confundibles con McDonald’s

La sala indicó que «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y las marcas registradas por McDonald’s tenían más de un elemento. Por ejemplo, McDonald’s exhibe dos elementos: «Mc» y «Donald’s». La sala debía determinar cuáles elementos eran relevantes en el signo solicitado por el emprendedor y las marcas registradas por McDonald’s.

La sala resolvió que en «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» era relevante el elemento «Mc», pues «hotel» describía servicios, «Ica» y «Perú» indicaban la ubicación geográfica en donde se ofrecían los servicios y «de José Luis Uribe» indicaba el nombre del titular de la marca.

La sala analizó cuál era el elemento relevante de las marcas registradas por McDonald’s: McCafe, McCombo, McMenú, McBurguer, McCoffe, MC Nugget Buddies. La sala determinó que en todas las marcas registradas el elemento relevante era «Mc», pues las otras palabras solo describían los productos y/o promociones que se ofrecían al público.

En esa línea, la sala comparó el «Mc» (elemento relevante) y el logotipo de «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» con el «Mc» (elemento relevante) de las marcas registradas por McDonald’s y sus logotipos. La sala analizó dos aspectos:

  • Punto de vista gráfico: Comparó los gráficos de «McHotel Ica-Perú de *** (nombre del emprendedor)» con los gráficos de cada una de las marcas registradas por McDonald’s.
  • Punto de vista fonético: Comparó el sonido que producía la pronunciación de «McHotel Ica-Perú de *** (nombre del emprendedor)» con el sonido que producía la pronunciación de cada una de las marcas registradas por McDonald’s.

La sala determinó que, desde el punto de vista gráfico y fonético, «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» era semejante a las marcas registradas por McDonalds: el prefijo «Mc» se repetía en los gráficos y en la pronunciación.

2. «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» aprovechará injustamente el prestigio de McDonald’s

La sala suscribió los argumentos de primera instancia para resolver lo contrario: los hospedajes también ofrecen servicios de alimentos al público como McDonald’s. McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe sí afectaba los servicios de comestibles de McDonald’s.

La sala también indicó que «McHotel Ica-Perú» compartía el «Mc» con McDonald’s y ordenó no registrar la marca, pues el público podría creer que «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe era una marca registrada a nombre de McDonald’s.

Esta decisión fue respaldada por la prohibición del artículo 136, inciso a), de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

La sala analizó si debía prohibir el registro de la marca del emprendedor por aprovecharse injustamente del prestigio de McDonald’s (artículo 136, inciso h, de la Decisión 486). ¿Por qué? Porque McDonald’s alegó infracción al inciso h) en su apelación, por lo tanto, el argumento debía ser analizado.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

La sala consideró que, debido a que los signos eran semejantes, la imagen y el prestigio de la marca notoriamente reconocida McDonald’s podrían ser transferidos al signo del emprendedor peruano. Por lo tanto, no se podía registrar el signo solicitado por el emprendedor, debido a la prohibición prevista en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, tal como lo denunció McDonald’s.

Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró fundada la apelación de McDonald’s. En consecuencia, revocó la resolución de primera instancia y la declaró fundada: el registro de la marca del emprendedor peruano fue denegado.

Dos votos en discordia en el Indecopi

Dos vocales consideraron que el signo denominado «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y su logotipo debieron ser registrados, de acuerdo a lo que estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el uso de la denominación «MAC» y «MC» en la jurisprudencia:


«El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios».

Proceso 96-IP-2020


«Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (…). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente».

Proceso 40-IP-2007

Para los vocales, los consumidores no vincularían indebidamente el signo «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» con McDonald’s, debido a que los elementos «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» permitían diferenciar la marca del emprendedor en el mercado.

Así, estos vocales consideraron que nunca se debió prohibir el registro del signo. Es decir, se debió confirmar la resolución en primera instancia que declaró infundada la oposición de McDonald’s.

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